Em recente julgamento da 4ª Turma Cível do STJ (REsp n. 1.929.811/RJ), a Corte ratificou a jurisprudência firmada a respeito da limitação da proteção de marcas que contenham elementos evocativos, descritivos ou sugestivos, e manteve o registro no INPI das marcas “Supermercado Extrabom” e “Extrabom”, julgando improcedente a demanda de nulidade de registro formulada pela “Companhia Brasileira de Distribuição”, detentora das marcas “Extra”, “Pão de Açúcar” entre outras no mesmo ramo de atuação.
A pretensão da Companhia, de nulidade dos registros das marcas “Extrabom”, era fundamentada na suposta reprodução indevida de sua marca “Extra” (Art. 124, XIX, LPI). O TJRJ acolheu tal pretensão em função do alto grau de reconhecimento da marca “Extra” no ramo de supermercados e produtos alimentícios e de limpeza.
No STJ, entretanto, o recurso especial da parte detentora da marca “Extrabom” foi provido com base no entendimento de que marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante, sendo o vocábulo “extra” a forma reduzida do adjetivo “extraordinário”, indicativo do que é incomum, que excede expectativas e acresce uma qualidade superior ao substantivo ou adjetivo que o segue. Ausente, assim, o aspecto fantasioso ou original no uso do vocábulo “extra” para fins marcários.
A Corte reforçou sua fundamentação: “Ao adotar como marca um prefixo evocativo, no caso sugestivo de algo que vai além do ordinário, indicativo de serviço ou produto com grandeza superior, o titular sujeita-se ao risco de conviver com outras marcas semelhantes, tendo em conta seu fraco cunho fantasioso, desprovido de originalidade, não sendo possível, por conseguinte, a apropriação, com exclusividade, da expressão ‘Extra’”.
Em complemento, se verificou que, a despeito da semelhança na designação “Extra”, a escrita e a fonética das marcas se diferenciam em razão do acréscimo do adjetivo “bom”, suficiente para diferenciá-las e evitar confusão por parte dos consumidores. Ademais, se observou também que o logotipo das marcas tem substancial distinção em seus elementos visuais, com uso de símbolo, fonte, tamanho, formato e arranjo visual distintos.
Assim é que se concluiu pela impossibilidade de confusão ou associação indevida por parte do consumidor, aliada ao fato de que a Companhia não é proprietária exclusiva do prefixo “Extra” – o que afasta a alegação de suposto aproveitamento parasitário de marca alheia –, motivos pelos quais foi mantido o registro no INPI das marcas “Supermercado Extrabom” e “Extrabom”.
A conclusão da Corte se alinha, inclusive, à previsão da Lei de Propriedade Industrial, cujo art. 124, VI, prevê que “não são registráveis como marca sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”.
Também por esse fundamento, se verifica no âmbito do INPI o deferimento de registro de marcas, comumente mistas – isto é, envolvendo também um elemento figurativo –, com a ressalva de que não se inclui no âmbito de proteção de tal marca determinado vocábulo nominativo de caráter evocativo, comum.
O julgado é relevante por evidenciar as nuances existentes no âmbito do direito marcário e a importância de se projetar adequadamente o registro de marcas e, também, eventual oposição ou pretensão de nulidade do registro de terceiros.
